Am scris într-un articol anterior despre șansele pe care le-ar avea un nume de domeniu în fața unei mărci identice ca denumire și înregistrată anterior. Era un text ce încerca să găsească câteva dintre argumentele care ar fi putut fi aduse în susținerea deținătorului de domeniu, dar nu reușisem să cuprind întreaga speță și de aceea am revenit cu detalii.

1.Pe lângă cazurile cu Simona Halep și Amazon România, pe lista de dispute udrp se înscrie și racing-planet.ro, domeniu împotriva căruia s-a deschis procedura de arbitraj de către deținătorul mărcii cu același nume, înregistrată în Germania. Așa cum încercam să subliniez și în articolul anterior, detaliile acestei spețe pot constitui tot atâtea argumente cât pentru a nu decide cu ușurință în favoarea mărcii, chiar dacă aceasta este anterioară și chiar dacă aceasta are aceeași denumire cu domeniul.

Nu aș vrea să credeți că voi lăsa niște argumente desprinse de regulile procedurii udrp (Uniform Domain Name Resolution Policy) și tocmai de accea, amintesc că, dincolo de ceea ce a devenit aproape o uzanță în negarea legitimității unui domeniu doar pentru că este identic cu o marcă, regulile acestor dispute sunt fundamentate pe 3 condiții necesar a fi îndeplinire de către reclamant pentru ca decizia să fie în favoarea acestuia. Aceste trei condiții (elemente), pe care reclamantul trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ, nu se limitează la demonstrarea existenței unei mărci identice sau similare cu un domeniu înregistrat ulterior. Așadar simpla identitate și anterioritatea mărcii nu ar trebui să constituie singurele argumente pentru a decide în favoarea mărcii.

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

Așa cum arată și textul articolului 4.a., condiții distincte de dovada existenței unei mărci similare, identifică lipsa unor interese legitime(ii)  în deținerea numelui de domeniu precum și înregistrarea cu rea credință (iii). Amintesc aceste aspecte întrucât, de foarte multe ori ultimele două elemente sunt probate insuficient de către reclamant, lipsa unui interes legitim fiind expusă uneori ca o consecință a utilizării unei denumiri identice cu o marcă. Alteori aceleași probe aduse în susținerea primului element sunt expuse și pentru celelalte două condiții.

Astfel de practici sfidează motivul pentru care elementele au fost departajate și cerute a fi probate individual. Este ca și cum am admite poziția secundară pe care le-ar ar avea unele condiții în raport cu altele, pentru că, dacă s-ar fi considerat că înregistrarea cu rea credință și nelegitimitatea folosirii unui domeniu sunt consecințe firești ale încorporării unei mărci într-un domeniu, cu siguranță că nu fi fost nevoie să demonstrăm decât că o marcă a fost înregistrată anterior și este identică sau similară până la confuzie cu numele de domeniu.

Existența celor trei elemente distincte care condiționează reclamantul în susținerea poziției sale demonstrează că fiecare dintre acestea are o valoare proprie în lista argumentelor, lipsa probării oricăruia dintre aceastea dând câștig de cauză deținătorului de domeniu. Cel puțin teoretic. În felul acesta putem da un răspuns și la întrebarea din articolul anterior.

2. DA, un domeniu identic cu o marcă înregistrată anterior poate avea șanse de câștig întrucât deținătorul domeniului poate demonstra legitimitatea deținerii domeniului sau înregistrarea acestuia cu bună credință iar oricare dintre acestea sunt suficiente, cel puțin teoretic, pentru respingerea cererii proprietarului mărcii.

Oricare dintre acestea.

Și, poate mai bine spus, deținătorul nici nu ar trebui să demonstreze legitimitatea ci doar să desființeze argumentele reclamantului prin care s-ar încerca să se susțină contrariul.

Reținând acest aspect al importanței fiecăruia dintre cele trei elemente impuse reclamantului a fi dovedite, redau mai jos detaliile cazului racing-planet iar pentru cei interesați, la sfârșitul articolului, voi lăsa inclusiv plângerea reclamantului în format fără anexe.

3. Domeniul racing-planet.ro a fost înregistrat la începutul anului 2011, acest aspect fiind cunoscut de deținătorul mărcii anterioare de la care deținătorul domeniului .ro achiziționa inițial produse pentru a le distribui pe piața românească.

Domeniul este într-adevăr identic atât cu corespondentul ” .de” cât și cu marca înregistrată în Germania. Important de menționat este totuși faptul că avem de-a face cu o marcă înregistrată doar pentru teritoriul Germaniei, așadar cu protecție limitată, care a funcționat ca atare până în anul 2015 când deținătorul și-a înregistrat marca la nivel European.

Începând cu data înregistrării mărcii din Germania (2005) și până la înregistrarea mărcii la nivel european, deținătorul domeniul .de nu a făcut nici un demers pentru a mări sfera de protecție a denumirii sale în afara teritoriului Germaniei. Este evident dreptul fiecărui deținător de marcă de a alege modalitatea în care își protejează interesele sale, dar lipsa aceasta de interes a durat o perioadă prea mare de timp și a privit teritoriul României, unde, deși ajungeau produse furnizate către anumiți clienți, nu a fost făcut nici un demers de protecție.

Mai mult decât atât, cunoscând existența domeniului .ro încă de la înregistrare (așa cum declară însăși reclamanta), nu doar că nu au existat demersuri pentru mărirea sferei de protecție a mărcii la alte teritorii, dar deținătorul acesteia nu a întreprins nici o acțiune nici măcar împotriva deținătorului de domeniu, trecând mai bine de 7 ani până când procedura udrp a fost deschisă.

4. Anii sunt importanți, importantă fiind și vizualizarea acestei mari perioade de timp-  2011 – 2015 – 2018 în care domeniul .ro a funcționat (de fapt) cu acordul deținătorului mărcii din Germania, ceea ce poate justifica, într-o opinie, interesul legitim al deținătorului numelui de domeniu. 

Este adevărat, nu știm ce a justificat cu adevărat o anumită atitudine, mai precis de ce proprietarul mărcii a ales să nu își protejeze marca la nivelul teritoriului din România și nici de ce nu a depus nici un efort pentru recuperarea domeniului racing-planet în tot acest timp. Din ceea ce reclamanta a ales să probeze în justificarea interesului proprietarului de marcă pentru protejarea mărcii sale, se poate reține faptul că acesta a transmis un singur email în 2011, adică imediat după înregistrarea domeniului .ro prin care deținătorul domeniului .ro era informat în legătură cu existența mărcii din Germania.

Cu alte cuvinte, dintre toate procedurile aflate la dispoziția deținătorului de marcă pentru protejarea mărcii sale și impunerea protecției inclusiv la nivelul României, acesta a ales să transmită o singură informare prin email, fără nici un alt demers sau formalitate.  Timp de mai bine de 7 ani proprietarul mărcii a făcut abstracție nu doar de posibilitatea înregistrării la nivel european a mărcii sale ci și de procedura udpr pentru recuperarea domeniului.

4.Întrebarea care se impune ar fi– se poate justifica un interes legitim în deținerea unui nume de domeniu “.ro” în privința căruia acțiunea însăși a proprietarului de marcă face dovada acceptării tacite a folosirii denumirii în aceste teritorii? 

5. În plus, poate fi relevant în acest context faptul că marca anterioară nu era înregistrată la nivelul teritoriului în privința căruia s-a inițiat procedura de recuperare a domeniului?

Dacă privim din această perspectivă cazul racing-planet poate să nu se încadreze în ceea ce am putea numi – clasicul conflict dintre marcă și nume de domeniu, specificul acestuia constând tocmai în faptul că proprietarul de marcă a ales să NU își protejeze marca la nivelul României. Avem de- a face într-adevăr cu o marcă anterioară dar înregistrată doar pentru Germania, adică pentru alt teritoriu decât cel în privința căruia s-a dorit recuperarea domeniului.

Limitele protecției pot fi justificate tocmai de lipsa unui interes de protecție în alte teritorii întrucât în cazul în care deținătorul ar fi intenționat să beneficieze de o protecție extinsă acesta ar fi avut la dispoziție înregistrarea în mai multe teritorii.

Situația contrară, adică cea regăsită în prezentul caz este însă aceea în care deținătorul mărcii a ales să își înregistreze o marcă la nivelul doar unui singur teritoriu, alegând implicit și ca denumirea să nu fie protejată, prin urmare să poate fi folosită, în mod liber, de oricine, la nivelul celorlalte teritorii neavute în vedere prin înregistrarea sa. Iar dacă această consecință  firească ar putea să nu derive din folosințe pe perioade mici de timp, ea  este cu atât mai mult demonstrată de cazurile care implică trecerea a 5 ori 7 ani.

Revenind la regulile udrp, trebuie amintit că probe ale înregistrării cu rea credință (cel de-al treilea element de probat) sunt considerate a fi inclusiv circumstanțele care să indice că “deținătorul domeniului, în mod intenționat, a încercat să obțină un câștig comercial datorită confuziei create între domeniu și marca anterioară”. O astfel de mențiune, de exemplu, atestă o valoare echivalent egală atât confuziei cât și caracterului intenționat al acțiunii. Din această perspectivă confuzia, chiar demonstrată, nu ar reprezenta o probă în sine cât pentru a demonstra faptul că deținătorul a încercat să obțină un avantaj material de pe urmele acesteia, fiind necesar să fie probată inclusiv intenția deținătorului de marcă.

Pe acest aspect, cred, că se poate discuta destul de mult, cele mai multe opinii însă susținând că diferența între “intenționat” și “neintenționat” rezidă în reprezentarea caracterului ilicit – cel care acționează intenționat are întotdeauna reprezentarea faptului că acțiunea sa este ilicită. 

S-ar mai putea susține că deținătorul racing-planet ar fi avut reprezentarea caracterului ilicit al acțiunii sale în contextul în care nici o acțiune a proprietarului de marcă nu a demonstrat intenția acestuia de a proteja denumirea și la nivelul României? 

Mai poate fi susținut acest argument al reprezentării caracterului ilicit al folosirii denumirii racing-planet în condițiile în care, chiar ulterior informării transmise de proprietarul mărcii în 2011,  relațiile comerciale dintre cele două entități au continuat, chiar din spusele reclamantei, până în 2012? În ce mod ar fi putut avea deținătorul de domeniu reprezentarea unei dețineri nelegitime în circumstanța în care chiar și după acest an 2012, proprietarul mărcii  a ales ca timp de încă 5 ani să nu își protejeze drepturile și la nivelul României?