Dacă ați fi o companie mare, ce activează în mod special în industria de divertisment și online, nu v-ar plăcea să fiți corelați cu niste vedete, staruri? Și pentru a fi într-adevăr identificați ca având niște servicii de excepție, nu v-ar fi la îndemână să vă înregistrați o marcă precum “STAR TV” ori “STATURI ONLINE” sau pur și simplu “STARURI”?
Fiind o companie mare se presupune că sunteți și bine consiliați, adică nu veți risca să înregistrați chiar termenul „STAR” ori „STAR TV” pentru clasa 41 – “furnizare de multimedia în scop de divertisment”, ci poate „STAR ONLINE” pentru aceeași clasă și cu un element figurativ, right? Dar asta doar pentru început, pentru ca treptat să puteți să reveniți la prima intenție și să solicitați spre înregistrare chiar “STAR” și „STAR TV”.
Veți spune zâmbind că ați obținut distinctivitate prin utilizare și nu veți putea fi contraziși pentru că, între timp, adică până în momenul în care mărcile voastre vor fi anterioare altor solicitări, veți avea înregistrate o mulțime de derivate ale cuvântului STAR, cu sau fără elementele figurative, pe care le veți arăta a fi fost folosite pentru o mulțime de servicii, fiind foarte greu de apreciat în care dintre aceastea ați investit campanii de promovare și în care nu, care dintre acestea au fost folosite într-adevăr și în ce măsură fiecare dintre aceastea a ajuns să fie cunoscută de public ca identificând sau nu serviciile companiei.
Să nu uitați că în acest scenariu sunteți o companie mare, care își permite orice, adică inclusiv câte o înregistrare comunitară pe lună, plus onorarii lunare pentru avocați care susțin cauzele în fața oficiilor comunitare și ale instanțelor din teritoriu și din lumea întreagă. Adică vorbesc de un scenariu real, posibil.
Las scenariul chiar în modul acesta nefinalizat și trec la un argument direct corelat cu distinctivitatea. Poate se așteptau cei care lucrează în domeniu având în vedere prezentarea de mai sus. Pentru cei care nu și-au dat seama, precizez că distinctivitatea reprezintă una dintre condițiile pe care trebuie să le întrunească orice marcă pentru a putea fi înregistrată. În planul condițiilor de refuz relativ, se apreciază doar gradul de distinctivitate și nu existența sau non existența acesteia, o marcă înregistrată fiind prezumată a avea un minim nivel de distinctivitate.
Gradul de distinctivitate importă în mod special întrucât este direct proporțional cu protecția conferită mărcii în cauză, unei mărci cu un grad redus de distinctivitate acordându-i-se o protecție net limitată sau apreciată a fi la un nivel redus comparativ cu cea de care beneficiază o marcă cu grad înalt de distinctivitate.
Poate vă interesează de ce m-am oprit chiar la distinctivitate, nu? Motivul este superficialitatea și nu e cazul să zâmbiți pentru că am în vedere extrem de multe decizii/sentințe în care gradul de distinctivitate a fost analizat exclusiv prin raportate la o singură întrebare: „Este în măsură marca (termenul în cauză) să identifice produsele sau serviciile desemnate?”
Evident, există cazuri simple în care analiza distinctivității se poate rezuma la o astfel de variantă/metodă, dar eu am în vedere ceva mai mult decât o înregistrare fashion house versus mango pentru servicii din clasa 25. Adică nu mă interesează extremele, situațiile clare/clasice în care distinctivitatea se află la unul din cei doi poli opuși și în care este foarte ușor de identificat gradul prin testul în cauză.
Pentru că uite ce ne învață OHIM, “distinctivitatea inerentă se studiază în două etape: în primul rând trebuie determinat dacă publicul relevant recunoaște înțelesul mărcii în discuție și, în al doilea rând, trebuie stabilit dacă acest înțeles este perceput ca având legătură cu serviciile desemnate și/sau este folosit în comerț în legătură cu serviciile/produsele mărcii în cauză.” Altfel spus, corespondent etapei a doua de analiză a distinctivității, îi corespund două variante, situația în care prin termen sunt indicate serviciile/produsele și, respectiv, varianta în care legătură dintre termen și servicii se datorează felului în care termenul în cauză este folosit în comerț.
Să luăm cazul concret. Înțelesul primar al cuvântului STAR este într-adevăr STEA. Termenul este utilizat însă, în mod frecvent, în contexte ce țin de mediul artistic, de entertainment, fiind perceput în prezent a fi echivalent cuvântului VEDETĂ. Mai mult decât atât, consider că, în orice teritoriu, adică indiferent de limba oficială, produsul sau serviciul indicat printr-un astfel de termen va fi perceput în mod special de public ca aparținând unei vedete, unui star sau fiind de calibru ori la un nivel calitativ apreciat doar în legătură cu o VEDETĂ, adică cu o persoană larg cunoscută, care iese în evidență prin anumite calități. Sub acest aspect înțelesul termenului NU poate fi perceput în absența componentei sale laudative. Și nu o spun doar eu ci și practica ohim (star snacks/star foods – T492/08).
Am putea să ne oprim aici, putând considera a fi îndeplinită prima condiție de NONdistinctivitate sau de identificare a unui nivel redus de distinctivitate (cazul C-342/97 Lloyd Mayer). Nuanțăm: O marcă NU va fi distinctivă când este în exclusivitate compusă din semne sau elemente prin care sunt descrise serviciile ori bunurile înseși ori caracteristicile acestora, precum: calitatea, valoarea, scopul, originea.
Trecem peste acest aspect cu intenția de a ne referi la cea de-a doua variantă a etapei a doua de analiză, cea referitoare la corelarea înțelesului mărcii cu produsele sau serviciile desemnate, variantă care are în vedere corespondența cauzată prin utilizarea frecventă în comerț a termenului în cauză, motivul de altfel, pentru care am și ales de fapt să vorbesc de distictivitate.
De cele mai multe ori aprecierea caracterului distinctiv se rezumă la un test simplist, în care instanțele și oficiile apreciază că o marcă este distinctivă doar pentru că, prin raportare la elementele sale, acestea nu identifică serviciile sau produsele desemnate (ori caracteristici ale acestora, așa cum am precizat mai sus).
Nu este ținut cont în acest mod, de un factor extrem de importat, acela al utilizării în comerț de natură a cauza, a produce corespondența în sine. Apreciez că omisiunea de a analiza distinctivitatea și din această perspectivă poate conduce la analize greșit susținute în baza cărora nivelul de distinctivitate poate fi identificat în mod eronat.
Să luăm exemplul concret al termenului STAR. Chiar dacă trecem peste faptul că acesta va fi mai mult ca sigur perceput de către public ca o indicație a calității produselor/serviciilor mărcii, în mod frecvent același public va aprecia a exista o legătură între cuvântul STAR și serviciile media, de tip divertisment, cultural. Și asta tocmai datorită înțelesului dobândit de acest termen și a modului în care este în mod curent folosit în comerț – vedetă, star de televiziune, star de cineva.
Lucrurile pot fi mai evidente în analiza distinctivității pentru termeni non descriptivi, non laudativi, care trec deci testul de analiză amintit și totuși sunt considerați a avea un grad redus de distinctivitate datorat modului în care au fost/sunt folosiți în comerț, pentru a identifica serviciile sau produsele desemnate prin marca în cauză.
Am putea să avem în vedere și termenul “EPIC”, cu titlu de exemplu. Un astfel de cuvânt, deși are un înțeles de sine stătător, este utilizat în mod special în corelație cu jocurile video. Indicația, poate și aluzia, în mod special corespondența creată între termen și serviciile/produsele din clasele 9/42 (jocuri pentru computere, jocuri video) este creată tocmai prin felul în care este utilizat acest cuvânt de publicul relevant, altfel spus de modul în care este semnificativ acesta pentru cei care care cunosc și beneficiază de produsele/serviciile din industria de gaming.
Și poate avea acest termen un grad de distinctivitate ridicat? În opinia mea NU, dimpotrivă, îl apreciez a avea un grad de distinctivitate extrem de redus pentru serviciile din clasele 9/42, tocmai datorită modalității în care acesta este folosit în industrie.
Nu sunt în măsură să dau prea multe exemple de termeni care, deși nu sunt descriptivi, au un grad de distinctivitate extrem de redus datorat utilizării în comerț. Cu toate acestea, dincolo de orice analiză care prezintă, mai întotdeauna un anumit grad de subiectivitate, existența unor multitudini de mărci care au în componență același element verbal, poate fi o dovadă a felului/frecvenței cu care este utilizat acesta în corelație cu anumite servicii/produse.
