Speță:
Marca “manhood – arta de a fi barbat” este înregistrată ca marca verbală pentru clasele 35 si 41.
Marca ulterioară “manhood expo” cu element figurativ, cerută spre înregistrare tot pentru clasele 35 și 41, este contestată de marca “manhood -arta de a fi barbat” cu următoarele susțineri:
– mărcile prezintă un grad sporit de similaritate conceptuală și vizuală datorită elementului dominant “manhood” prezent în ambele mărci
– mărcile acoperă aceleași servicii – clasele 35 și 41, fapt de natură a atrage aplicabilitatea art. 6 alin.1 lit.b, în sensul existenței unui risc de confuzie ce include și riscul de asociere.
Bun, marca “manhood – arta de a fi barbat” este verbală, dar cea contestată era figurativă și ar fi păcat să discutăm despre mărci figurative lipsindu-ne de vizual.
Redau în prima instanță tabelul comparativ al mărcilor, luat în considerare și de OSIM în cadrul analizei.
Mai jos aveți tot o prezentare comparativă, a cărei formulă am ales-o personal, și pe care am discutat-o în fața Comisiei în susținerea argumentului așa numitelor “fake figurative trademarks” (denumirea îmi aparține), adică a solicitărilor care, deși poartă asupra unor mărci identificate a fi figurative, nu prezintă în concret un element figurativ și nici măcar un font deosebit limitând astfel gradul de distinctivitate pe care l-ar fi putut avea o marcă figurativă în aprecierea acesteia comparativ cu o marcă verbală.
Am susținut următoarele:
“deși solicitarea mărcii MANHOOD EXPO a identificat o „marcă combinată”, adică o marcă ce prezintă atât o componentă verbală cât și un element grafic deosebit, depozitul mărcii noi relevă fonturi comune, dispunere uzuală a literelor/a cuvintelor, grafica mărcii noi constând doar într-un scris alb pe fond negru. În lipsa unor elemente grafice care pot fi considerate într-adevar „deosebite”, grafica atașată acesteia nu poate fi considerată o componentă distinctă față de marca anterioară.
Jurisprudența OHIM a relevat faptul că, inclusiv în cazul mărcilor verbale, analiza vizuală a acestora joacă un rol important. Nefiind protejată forma scrisă, ci doar cuvantul ca atare, este irelevant dacă marcă este reprezentată prin majuscule sau minuscule, neconstituind astfel o diferență faptul că, în cazul mărcii anterioare, cuvantul MANHOOD este scris cu majuscule.
Pentru a face și mai evidentă reala confuzie ce poate fi creată în mintea consumatorului, trebuie încercat cel mai simplu și la îndemână exercițiu de imaginație în care ambele mărci se află evidențiate pe billboard-uri de prezentare din centrul capitalei. Marca nouă MANHOOD EXPO va fi reprezentată potrivit graficii publicate, adica prin folosirea unor fonturi albe pe fundal negru, acceași reprezentare folosind-o (în mod legal) și marca anterioara MANHOOD – Arta de a fi barbat. Redăm mai jos ipoteza existenței în paralel a reprezentării grafice a mărcilor în discuție:”
Decizia OSIM a fost favorabilă mărcii anterioare, cu o divergență jenantă, într-adevăr, DAR favorabilă.
“ a) analiza mărcilor
Analizând mărcile aflate în conflict – marca solicitată cu denumirea manhood expo și marca anterioară opusă Manhood- arta de a fi bărbat, Comisia constata că există asemănări fonetice, vizuale și semantice.
Din punct de vedere fonetic, elementul verbal Manhood aflat în componența mărcilor în conflict, pe prima poziție, se scrie și se pronunță identic. Acest cuvând din limba engleză, raportat la serviciile pe care le desemnează, are un pronunțat caracter distinctiv, neexistând nicio legătură cu acestea.
Cu privire la elementul verbal EXPO (prefixul de la expoziție) din componența mărcii solicitate la înregistrare, Comisia constată că acesta este prezent și în componența mai multor mărci înregistrate pe clasele 35 și 41, aparținând unor titulari diferiți (Construct expo, Police Expo, Baby Expo, Deco Expo), acesta fiind un element des utilizat în denumirea mărcilor și, ca urmare, slab distinctiv raportat la serviciile din clasele 35 și 41.
Din punct de vedere vizual, mărcile aflate în conflict sunt similare în sensul că acestea au în comun elementul verbal Manhood, element dominant în componența mărcilor aflate în conflict, fiind posibil ca publicul consumator să se rezume doar la acesta atunci când se referă la serviciile 35 și 41 din listele celor două mărci, elementul figurativ al mărcii fiind unul frecvent utilizat.
Din punct de vedere semantic (conceptual), mărcile în conflict sunt similare, având în vedere elementul comun Manhood aparținând vocabularului limbii engleze și are sensul de barbație. Pentru necunoscătorii de limba engleză acest termen este unul fantezist.
Comisia concluzionează că mărcile aflate în conflict prezintă un grad ridicat de similaritate, datorită prezenței elementului dominant Manhood din marca opusă ca prim element verbal al mărcii în cauză.
b) Analiza serviciilor
Comisia reține că serviciile din clasa 35 ale mărcii solicitate “publicitate, organizare de expoziții, organizare de evenimente în scop comercial și de publicitate, publicarea de materiale publicitare, servicii de design de machete în scop publicitar” se găsesc definite identic în lista de servicii ale mărcii anterioare opuse “publicitate, organizare de expoziții, manifestări în scop comercial și de publicitate, închiriere de spații de publicitate, difuzarea de materiale publicitare, redactarea de texte și materiale publicitare, publicarea de materiale publicitare, servicii de design de machete în scop publicitar, organizarea de evenimente în scop comercial și de publicitate și spoturi radio, preselecții modele în scop comercial și publicitar”.
Comisia consideră serviciile din clasa 41 ale mărcii în cauză “divertisment, organizarea unor activități de recreere, amenajarea spațiilor de petrecere a timpului liber, organizarea prezentărilor de modă, spectacolelor de coafura” sunt cuprinse în lista de servicii ale mărcii anterioare opuse “educație, divertisment, activități sportive și culturale”.
c) Analiza riscului de confuzie
Riscul de confuzie trebuie analizat global, luând în considerare toate circumstanțele cazului. Riscul de confuzie implică o anumită interdependență între factorii relevanță și, în particular, o similaritate între mărci și între produse sau servicii. Astfel, un grad mai mic de similaritate între mărci poate fi compensat de un grad mai ridicat între produse/servicii și viceversa. Mai mult decât atât, cu cât este mai distictivă marca anterioară, cu atât este mai mare riscul de confuzie. Mărcile cu grad de distictivitate ridicat, fie luate ca atare, fie datorită notorietății sau renumelui de care se bucură pe piață, beneficiază de o protecție extinsă față de mărcile care au caracter distictiv mai redus.„
Intervin cu temeiul preluat din jurisprudenta Comisiei de Apel Ohim
“the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion (see judgment of 11 November 1997, C-251/95, ‘Sabèl’, para. 24), and therefore marks with a highly distinctive character, either per se or because of the recognition they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (see, as cited above, ‘Canon’, para. 18). In determining the degree of distinctive character of a trade mark, an overall assessment has to be made of the greater or lesser capacity it possesses to identify the goods for which it has been registered as coming from a particular undertaking. Account should be taken of the inherent characteristics of the mark, including the fact that it does or does not contain an element that is descriptive of the goods for which it has been registered and other criteria; in particular, how intensive, geographically widespread and long-standing the use of the mark has been (see judgment of 22 June 1999, C-342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik’, paras 22 to 23)”
OSIM reținea în continuare:
“Comisia a constatat că serviciile 35 și 41 care fac obiectul contestației sunt identice cu cele ale mărcii anterioare opuse. Mărcile în conflict au un grad de similaritate datorită prezenței elementului dominant Manhood.
Mărcile în conflict sunt similare iar serviciile identice, prin urmare publicul ar putea crede că serviciile oferite sub marca în cauză au aceeași origine cu serviciile oferite sub marca opusă.
În scopul unei aprecieri globale a riscului de confuzie, consumatorul mediu al produselor în cauză este considerat a fi rezonabil de bine informat, atent și circumspect. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de rarele situații în care consumatorul mediu are șansa să facă o comparare directă între diferitele mărci. În majoritatea cazurilor, acesta trebuie să se încreadă în imaginea imperfectă a acestora pe care el a reținut-o.
De asemenea, trebuie să se țină cont și de faptul că nivelul de atenție al consumatorului mediu poate varia în funcție de categoria de bunuri de care este vorba în cauză. Având în vedere toate argumentele expuse, Comisia consideră că mărcile în conflict sunt similare în ansamblul lor, diferențele dintre ele fiind insuficiente astfel încât să excludă orice risc de confuzie între mărci, în ceea ce privește originea serviciilor din clasele 35 și 41.
Comisia reține că, în speță, sunt aplicabile prevederile art.6 alin.(1) lit.b) din Legea 84/1998.
Cu privire la susținerile intimatului-solicitant potrivit cărora înregistrarea mărcii opuse s-a făcut cu rea-credință, după ce acesta a promovat în cursul lunilor septembrie – decembrie 2009 un eveniment sub denumirea ”Manhood Expo – Arta de a fi bărbat”, de care contestatorul –oponent a avut cunoștință, Comisia reține că aceste aspecte sunt fără relevanță în prezenta contestație. Argumentele ar fi putut fi invocate în procedura de opoziție la înregistrarea mărcii opuse.
În acest sens, Comisia reține, de asemenea, că nu a fost sesizată de intimatul solicitant asupra existenței pe rolul instanțelor judecătorești competente a vreunei acțiuni îndreptate împotriva mărcii opuse.
În lipsa unei astfel de acțiuni, Comisia constată că marca opusă are statutul de marcă înregistrată, protejată în conformitate cu legislația în vigoare.
În temeiul art.86 alin.(3) din Legea 84/1998 republicată, Comisia de contestații mărci, cu majoritate de voturi
HOTĂRĂȘTE
Admite contestația, desființează Decizia Osim nr.1022665/14.06.2011 și, pe cale de consecință, respinge la înregistrare marca individuală combinată cu denumirea ”Manhood expo”. Dispune trimiterea dosarului Serviciului Mărci în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri”.
