Din când în când revin la un subiect dedicat mărcilor, de această dată alegând (sau, mai degrabă, fiind aleasă de) o speță care implică un nume de domeniu “.ro” identic cu o marcă înregistrată în Germania.
1.Un nume de domeniu IDENTIC cu o marcă anterioară? Ce șanse ar avea?
Știu că există o preferință în a decide în favoarea mărcilor atât de către arbitrii wipo cât și de majoritatea practicienilor întrucât mărcile sunt considerate a avea o mai mare greutate juridică comparativ cu numele de domenii.
Dar speța aperent ușoară pentru mărci poate să pară dificilă pentru cel care dorește să găsească argumente pentru susținătorul numelui de domeniu. Nu aș vrea sa se piardă din vedere că numele de domeniu este, de asemenea, protejat prin înregistrarea acestuia constituindu-se în favoarea deținătorului drepturi de folosință exclusivă. Nu sunt drepturi de proprietate (later edit: Instanțe din Românie le-au atestat a fi “drepturi de proprietate intelectuală” ), într-adevăr, dar sunt drepturi, nu le putem ignora și sunt acordate deținătorului și doar acestuia, prin aceasta justificându-se atributul „exclusiv”. Nu putem accepta nici situația în care orice marcă, înregistrată în orice teritoriu, pe orice tip de serviciu sau produs, poate avea un drept de preferința împotriva oricărui nume de domeniu înregistrat sau care se va înregistra vreodată. Este adevărat că deținătorul mărcii nu poate să fie privat de posibilitatea de a-și înregistra nume de domenii care să transcrie denumirea de marcă, find liber să dețină și o sută de domenii, dacă acesta este modul în care consideră că trebuie să își promoveze online produsele. La fel de corect este și că înregistrarea unui nume de domeniu identic cu o marcă are mari șanse să inducă în eroare utilizatorii.
Cu toate acestea, situații complexe ne pun în situația de a aprecia că drepturile deținătorului de domeniu nu pot fi ignorate, întrucât, în plus față de ceea ce am încercat să punctez mai sus, acestea transpun situații de utilizări perfect legitime ori spețe în care mărcii nu i se mai poate susține superioritatea.
Dar se poate oare susține o poziție superioară a mărcii în fața numelui de domeniu? Înregistrarea sau folosirea unei mărci creează drepturi garantate de legi interne și internaționale doar deținătorului de marcă, în timp ce numele de domeniu, deși supus unei proceduri similare, este în afara oricărei protecții?
Cu siguranță că, privit în abstract, numele de domeniu nu va avea aceeași valoarea ca cea a unei mărci, dar până la urmă trebuie să admitem că, în plan concret, numele de domeniu poate identifica o afacere ori poate fi folosit tocmai cu funcțiile unei mărci, adică pentru identificarea produselor și serviciilor și diferențierea acestora de cele furnizate de alte entități. În primul caz, folosit ca identificator de afacere – business identifier, numele de domeniu se apropie, până la confuzie, cu numele comercial, garantat a fi protejat prin art .8 al Convenției de la Paris:
2.„Numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare.”
Este adevărat, o situație mult mai aproape de realitatea de zi cu zi ne face să credem că numele (denumirea) firmei, înregistrat la registrul comerțului este acel nume comercial avut în vedere de articolul tratatului internațional și doar acesta, dar norma nu condiționează drepturile de vreo anumită înregistrare, fiind dimpotrivă, menționată lipsa oricărei formalități. Înregistrat sau nu ca denumire comercială, un nume de domeniu poate fi în mod valabil folosit pentru a identifica o anumită companie sau afacerea în ansamblul acesteia.
Am ajuns la numele comercial în încercarea de a identifica, de fapt, natura numelui de domeniu și de a aprecia dacă drepturile asociete acestuia pot fi incluse/excluse in/din lista de drepturi de proprietate industrială. Prin înregistrare sunt create drepturi de folosință, dar acesta nu este un argument pentru a-l exclude de la protecție. Nemaivorbind că sunt foarte mulți care contestă însuși dreptului de autor natura de drept de proprietate, dar asta ar fi o altă discuție. Cred că un răspuns nu poate fi dat în mod clar decât dacă este studiată modalitatea în care este folosit numele de domeniu. Am exclus situațiile clare de cybersquatting, pentru a fi mai ușor de găsit argumentele care ar justifica o utilizare legală a numelui de domeniu, situație care clar ar favoriza deținătorul domeniului inclusiv în cazul procedurii UDRP.
Așadar, înregistrat sau nu ca denumire comercială, un nume de domeniu poate fi în mod valabil folosit pentru a identifica o anumită afacere. Dar o afacere poate fi identificată nu doar prin denumirea sa (a entițății în sine) ci și prin produsele și serviciile pe care le oferă, o astfel de funcție fiind specifică mărcii, așa cum am evidențiat mai sus. Dacă numele de domeniu poate fi folosit ca un nume comercial (trade name), cu siguranță că acesta poate fi folosit și ca o marcă, făcând diferența între anumite produse și altele de același tip ale altor entități. Desigur, vorbim în cazul acesta de o marcă neînregistrată în registrul de mărci, nepublicată nicicând în vreun buletin anume, dar prin utilizarea căreia se pot crea drepturi în mod egal protejate.
3.Este marca înregistrată superioară numelui de domeniu?
Întrebarea poate ar trebui să sune altfel – au drepturile născute prin înregistrarea unei mărci o mai mare greutate decât drepturile aferente unui nume de domeniu? Pentru că nu am putea să admitem că înregistrării unui nume de domeniu nu îi corespunde nici un drept, trebuie acceptată măcar ipoteza unei situații de echilibru sau pe cea a unui sistem care acordă preferință mărcii în defavoarea numelui de domeniu.
Oricum ar fi exprimată întrebarea, nu am cum să răspund afirmativ în contextul în care numelui de domeniu îi pot corespunde mai multe funcții, putând identifica atât afacerea, per ansamblu, adică entitatea care comercializează anumite produse, cât și produsele sau serviciile și a face diferența dintre acestea și altele de același fel oferite de alte entități. Două funcții total diferite, specifice numelui de domeniu și care pot fi apreciate în funcție de modalitatea în care acesta este utilizat.
Și nu trebuie uitat un alt aspect, care, de altfel, ne aduce mai aproape de cazul concret, drepturile asupra mărcii sunt limitate teritorial, principiu care nu trebuie uitat și de care trebuie ținut cont în cazul în care se apreciază protecția, adică limita teritorială până la care drepturile mărcii pot fi impuse, în timp ce numele de domeniu, odată înregistrat are expunere internațională iar drepturile atașate acestuia nu pot fi considerate a fi altfel decât internaționale.
Cazurile de anterioritate a numelui de domeniu în fața mărcii și succesul acestor spețe în fața arbitrilor și a instanțelor de drept comun demonstrează că acele “alte drepturi” de care solicitantul mărcii trebuie să țină cont la înregistrare sunt, printre altele, și drepturile asupra numelor de domenii. În legea românească anularea unei mărci poate fi cerută dacă prin înregistrarea acestora se aduce atingere unor drepturi “anterior dobândite precum drepturi de autor, desene, modele sau alte drepturi de proprietate industrială”,
Altfel spus, există și alte drepturi, altele decât cele dobândite prin înregistrarea unei mărci care se bucură de același nivel de protecție cât pentru a se putea opune cu succes înregistrării unei mărci sub condiția ca aceastea să fi fost anterior utilizate. Mai sunt și alte condiții, (a se vedea art.8(4) și 60 (1) (c) pentru a putea aprecia în concret), dar ne vom opri la utilizarea anterioară întrucât aceasta este condiția esențială care demonstrează că, în anumite situații, utilizarea anumitor semne are prioritate în fața înregistrării unei mărci, întrucât este capabilă să creeze drepturi ce se opun cu succes înregistrării.
Ce demonstrează asta? Că marca nu este imbatabilă? că există situații (!) în care o înregistrare nu rezolvă toate problemele și nici nu garantează exclusivitatea asupra unui termen.
Care sunt acele “mărci neînregistrate sau alt(e) semn(e) utilizat(e) în comerț” și la care articolele din EUTMR fac referire? (modificare ulterioară: fac referire la Regulamentul mărcii comunitare, dar trimiterea poate avea în vederea orice altă dispoziție internă ce transpune la nivel intern posibilitatea anulării mărcilor înregistrate în baza unor drepturi anterioare altele decât alte mărci înregistrate) Pot fi acestea numele de domenii folosite pe perioade îndeajuns de lungi cât pentru a justifica existența unui drept anterior? Ce relevanță are utilizarea în sine a numelui de domeniu și în ce măsură este mai importantă anterioritatea acestuia?
Sunt întrebări care au relevanță pentru că numele de domeniu din speță este înregistrat ulterior mărcii din Germania dar anterior mărcii europene. Nu vreau să credeți că este vorba de doi dețintori de mărcă diferiți și nici să cedați tentației apărării dreptului mai ușor de interpretat pentru că o altă particularitate a acestui caz este că deținătorul mărcii din Germania a știut și acceptat utilizarea domeniului din România pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 5 ani.
Nu este simplu, dar ce nu este simplu are mari șanse să fie interesant. Într-un articol viitor voi reveni cu mai multe detalii iar dacă, între timp, cunoașteți spețe similare ori aveți mai multe argumente care pot susține deținătorii de nume de domenii, puteți să îmi scrieți pe adresa monica.lupașcu@cyberlaw.ro sau să lăsați un comment.
